Il contratto è uno strumento di particolare importanza con il quale le parti liberamente dispongono e si accordano per un determinato regolamento dei rispettivi interessi. A questo accordo l’ordinamento riconosce “forza di legge”.

Gli operatori economici e i titolari di diritti di P.I. spesso sottovalutano le potenzialità e le implicazioni che un contratto sottoscritto comporta. L’uso di un linguaggio non chiaro, la lacunosità del testo, l’utilizzo di formulari standard, il non considerare appieno le conseguenze che discendono dall'adozione di una certa clausola, sono situazioni frequenti che spesso determinano conseguenze giuridiche molto penalizzanti e non calcolate per la parte che lo ha sottoscritto.

EU®EKA offre supporto, sia in sede di stesura che di revisione, in relazione ad una vasta tipologia di contratti e accordi, inclusi quelli che hanno per oggetto i diritti di P.I., quali ad es.:

  • Contratti di cessione e licenza riguardanti diritti di P.I.
  • Accordi di gestione e sfruttamento di diritti di P.I. in regime di comunione
  • Patti e accordi di non concorrenza
  • Rapporti tra dipendente/inventore ed azienda
  • Contratti di ricerca e sviluppo (tra soggetti privati o con la P.A.)
  • Contratti di collaborazione e/o consulenza (tra imprese o tra persone fisiche e imprese)
  • Contratti d’opera e contratti d’appalto (privatistico)
  • Accordi di coesistenza marchi di’impresa
  • Accordi di riservatezza (n.d.a.)
  • Atti di transazione
  • Lettere di intenti e accordi preliminari
  • Contratti di franchising, merchandising, distribuzione, agenzia e procacciamento d’affari
  • Contratti di sviluppo software e di licenza software
  • Contratti di fornitura industriale
  • Contratti di compravendita B2B
  • Contratti di joint venture

Il brevetto è un documento tecnico-legale che conferisce all'inventore un diritto di sfruttamento in esclusiva della sua invenzione per un periodo di tempo predefinito dalla legge. Esso, come gli altri titoli di P.I., costituisce un asset aziendale che conferisce alla stessa maggiore riconoscibilità sul mercato e un accresciuto valore patrimoniale, e può essere fonte di finanziamenti per l’impresa.

L’oggetto del brevetto è rappresentato dal trovato che deve consistere soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico, e può riguardare un prodotto o un processo produttivo.

La redazione del testo brevettuale costituisce una fase delicata, poiché il diritto di esclusiva che si va a costituire è racchiuso nella formulazione delle rivendicazioni che costituiscono la parte più importante del brevetto.

Altrettanto rilevante è la fase successiva al deposito quando si tratta di confrontarsi con l’Ufficio che dovrà rilasciare il titolo, e quando si deve di valutare se e come estendere territorialmente la sua tutela.

EU®EKA fornisce assistenza in questo ambito attraverso:

  • Ricerche brevettuali volte a stabilire la brevettabilità di una soluzione, la validità di un brevetto, la

          libertà di attuare il proprio prodotto oppure a stabilire il portafoglio brevettuale di aziende concorrenti;

  • Servizi di sorveglianza brevettuale;
  • Redazione, deposito e prosecution di domande di brevetto e modello di utilità sia in Italia che all'estero (domande di brevetto europee, domande di brevetto internazionali,…)
  • Consulenza ed assistenza nelle procedure di esame e post-grant di domande/brevetti nazionali ed esteri;
  • Elaborazione di pareri in merito alla validità e/o alla contraffazione di un brevetto per invenzione o per modello di utilità;
  • Traduzioni di carattere tecnico/legale da/in inglese, francese, tedesco, spagnolo ed italiano;
  • Attività amministrative concernenti brevetti per invenzione o per modello di utilità, quali ad esempio trasferimenti di titolarità, variazioni anagrafiche, pagamento annualità.

La legge italiana, al pari di quelle di molti ordinamenti, tutela le opere dell’ingegno per il solo fatto della loro creazione, quindi indipendentemente da qualsiasi formalità costitutiva (deposito di domande o registrazioni).

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che in caso di controversia bisogna essere in grado di provare la proprietà, la paternità e la data di creazione o di pubblicazione della propria opera, e per questa ragione la legge prevede e attribuisce rilevanza ad alcune formalità amministrative.

In particolare, l’Art. 103 della Legge sul Diritto d’Autore ha istituito il registro pubblico generale delle opere protette, che è gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBAC), il quale a seguito di apposita domanda e di deposito di un esemplare dell'opera, provvede alla registrazione e al rilascio di un attestato. La registrazione serve per le opere già presentate e diffuse al pubblico, nel caso di opere inedite si può ricorrere al deposito presso la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) - sez. OLAF per le opere inedite.

La legge prevede poi altri due registri pubblici, quello per le opere cinematografiche e quello per i programmi per elaboratore entrambi tenuti e curati ad opera della S.I.A.E. I programmi per elaboratore inediti (cioè non ancora presentati e diffusi al pubblico), possono essere depositati presso la S.I.A.E. - sez. OLAF come opere inedite.

Le registrazioni citate fanno fede, sino a prova contraria, della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

Molti ordinamenti stranieri prevedono delle registrazioni simili a quelle italiane e vi attribuiscono rilevanza giuridica analoga.

EU®EKA fornisce assistenza in materia di diritto d'autore, in particolare:

  • Deposito delle domande di registrazione delle opere in Italia e all’estero
  • Consulenza ed assistenza in sede di contenzioso

Consulenza tecnica e pareri in materia di contraffazione o plagio

Il design (detto anche “Disegno o modello”) è lo strumento con cui si tutela l'aspetto di un prodotto nel suo complesso, oppure una parte di esso. Esso, come gli altri titoli di P.I., costituisce un asset aziendale che conferisce alla stessa maggiore riconoscibilità sul mercato e un accresciuto valore patrimoniale, e può essere fonte di finanziamenti per l’impresa.

Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti destinati ad essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori, e il design può quindi essere bidimensionale (es. la fantasia di un tessuto) oppure tridimensionale (es. un lampadario).

Qualsiasi disegno o modello che sia nuovo e originale (in ambito comunitario e italiano si parla di “carattere individuale”), può costituire oggetto di registrazione come Design.

Analogamente ai brevetti, anche per il design vale il principio della novità assoluta, pertanto, fatti salvi gli ordinamenti che prevedono il c.d. “periodo di grazia”, qualsiasi divulgazione che potenzialmente consenta ai terzi di venire a conoscenza della forma prima della presentazione della domanda di design toglie validità all’eventuale deposito tardivo.    

EU®EKA fornisce assistenza in materia di design industriale, in particolare:

  • Ricerche di anteriorità
  • Deposito di design in Italia e all’estero
  • Prosecution nelle procedure di registrazione
  • Azioni di nullità contro registrazioni di design
  • Pareri pro-veritate sull'interferenza tra i diritti di design
  • Servizi di sorveglianza
  • Trascrizioni e annotazioni in Italia e all'estero
  • Valutazione economica

Uno dei presupposti della libera concorrenza è rappresentato dalla possibilità per il consumatore di attribuire meriti e demeriti ai prodotti e servizi che sono offerti ed immessi nel mercato dalle imprese. Per far questo è indispensabile che il consumatore sia messo nella condizione di poter “identificare” da quale impresa proviene un certo prodotto o servizio, poiché solo così sarà in grado di poterlo riacquistare se soddisfatto.

Questo compito di identificazione è svolto dal marchio, che funge in pratica da “nome” e “cognome” del prodotto stesso rendendolo individuabile e distinguibile rispetto a quelli concorrenti proprio in quanto proveniente da una determinata fonte produttiva.

Nella maggior parte delle normative sono ammesse diverse tipologie di marchio costituti da segni di natura diversa, quali ad esempio:

-Parole (di senso compiuto o di fantasia) es. “MULINO BIANCO”, “ADIDAS”

-Numeri (anche singole cifre) es. “3” della compagnia HG3

-Lettere (singole o sigle) es. “G” di GUCCI, “CLA” della MERCEDES

-Disegni (con o senza significato semantico) es. “CAVALLINO RAMPANTE” della FERRARI

-Suoni es. Jingle pubblicitario

-Forme (prodotto e/o confezioni) es. “bottiglia di vetro” della COCA COLA

-Colori (o combinazioni) es. “Arancione” della ING DIRECT

-Odori e profumi es. Profumo di erba tagliata (per palline da tennis).

I marchi si distinguono poi in (1) marchi individuali, (2) marchi collettivi e (3) marchi di certificazione a seconda della specifica funzione che devono svolgere, e come gli altri titoli di P.I., costituisce un asset aziendale che conferisce alla stessa maggiore riconoscibilità sul mercato e un accresciuto valore patrimoniale, e può essere fonte di finanziamenti per l’impresa.

La maggior parte delle legislazioni vigenti in materia (compresa quella italiana) prevedono il meccanismo della “convalida”. Se il titolare di un marchio anteriore non reagisce alla violazione subita entro 5 anni dalla registrazione di un marchio successivo, gli sarà preclusa qualsiasi azione legale e il marchio successivo (anche se identico o simile al proprio) potrà pertanto dirsi “convalidato”.

Per queste ragioni si consiglia sempre di attivare un servizio di sorveglianza che permette di individuare tempestivamente eventuali depositi successivi di marchi identici o simili al proprio.

EU®EKA fornisce assistenza in materia di marchi d’impresa, in particolare:

  • Ricerche di anteriorità in Italia e all’estero
  • Deposito di marchi in Italia e all’estero
  • Prosecution nelle procedure di registrazione
  • Opposizioni ed azioni di nullità verso domande di marchio e/o registrazioni
  • Pareri pro-veritate sull'interferenza tra i diritti di marchio (e segni distintivi in genere)
  • Trascrizioni e annotazioni in Italia e all'estero
  • Valutazione economica
  • Servizio di sorveglianza

Il nome a dominio (detto anche “Domain name”) è l’indirizzo di un sito internet in formato alfabetico, concepito per essere più facilmente ricordato rispetto all’indirizzo IP reale del sito stesso che è espresso in forma numerica.

L’indirizzo internet si compone di due “parti”: il dominio di primo livello e il dominio di secondo livello.

Il dominio di primo livello (detto anche “Top level domain” abbreviato in TLD), è l'ultima parte del nome di dominio internet, ovvero la sigla che segue il 'punto' più a destra dell'URL. Si possono qui citare i TLD .it, .eu, .us, .org, .net, .com ecc.

Il TLD ha una valenza “descrittiva” poiché indica il territorio in cui il soggetto opera (es. .it) oppure la natura del soggetto e/o dei servizi che eroga ( es. .gov).

Il cuore del dominio è rappresentato dal dominio di secondo livello (detto anche “Second level domain”) poiché è la parte che caratterizza e “distingue” il dominio stesso.

Poiché il sistema di registrazione dei domini si basa sul principio “first come, first served”, possono sorgere delle problematiche quando si registra un nome di dominio che coincide con un marchio di titolarità di un terzo.

Tutt’altro che sopito è il fenomeno dell’acquisto “illegittimo” (cybersquatting o domain grabbing) di nomi di dominio corrispondenti a marchi altrui (specie se celebri, ma non solo), al fine di rivenderli in un secondo tempo ai soggetti interessati ad un prezzo assai più elevato di quanto corrisposto per la registrazione.

Alla violazione dei diritti relativi un determinato dominio o nei casi di usurpazione è possibile porre rimedio attraverso sia in sede giurisdizionale che attraverso particolari procedure arbitrali previste da gran parte delle legislazioni.

EU®EKA fornisce assistenza anche in materia di nomi a dominio, in particolare:

  • Registrazione domini in Italia e all’estero
  • Assistenza nelle procedure arbitrali dinnanzi all’O.M.P.I. e autorità di registrazione dei domini
  • Pareri pro-veritate sull'interferenza tra diritti aventi ad oggetto i domini internet
  • Servizi di sorveglianza

Le ricerche di anteriorità consentono effettuare una prima valutazione di quello che è lo stato dell’arte esistente nel momento in cui si intende sviluppare e proporre al mercato un certo prodotto per evitare le violazione di diritti altrui, e in caso di deposito di un brevetto oppure un design, per comprendere se la propria invenzione o il nuovo prodotto che si intende proteggere si differenzia da ciò che già esiste ed è noto.

Queste ricerche non sono ricerche di mercato, poiché la consultazione ha per oggetto le banche dati relativi ai brevetti e design depositati (e visibili) e concessi nei principali Paesi del mondo, pertanto non è possibile rinvenire l’esistenza di marchi di fatto o di prodotti che presentano caratteristiche tecniche o estetiche che non sono state protette attraverso il deposito di domande.

In materia di marchi le ricerche esplicano analoga funzione permettendo di individuare domande o registrazioni anteriori che siano identiche o simili al marchio che si intende depositare.

Le ricerche giocano un ruolo importante nel contenzioso giudiziario al fine di verificare la validità di un titolo di P.I. che si assume essere contraffatto.

Tra le diverse tipologie di ricerche che è possibile effettuare, molto utilizzata è quella per titolare che consente di verificare il pacchetto titoli di P.I. di proprietà di un determinato soggetto (es. un concorrente), così come le ricerche sullo status giuridico di brevetti, design e marchi che permettono di comprendere ad es. titolarità di un titolo, l’esistenza di cessioni o licenze trascritte, l’estensione territoriale del titolo ecc.

EU®EKA offre un servizio ricerche che comprende tutte le varie tipologie che possono essere di interesse per le imprese e per i soggetti privati.

Nel corso del ciclo di vita di un titolo di P.I. possono intervenire degli eventi che incidono sul suo status giuridico, oppure riguardare quello del suo titolare.

Si pensi ad es. la cessione della proprietà del titolo di P.I. o alla necessità di iscrivere un pignoramento, oppure, al trasferimento della sede legale del suo titolare o variazioni anagrafiche.

Tutte queste variazioni è bene che siano tempestivamente comunicate agli Uffici Brevetti e Marchi competenti affinché risulti aggiornata la posizione del titoli di P.I. nel registro interessato.

Per il loro mantenimento in vita, brevetti e design richiedono il pagamento di apposite tasse a determinate scadenze, così come i marchi richiedono che si proceda al loro rinnovo ogni 10 anni. Il mancato pagamento comporta la decadenza del titolo di P.I.

EU®EKA offre un servizio abbraccia tutte le attività amministrative che richiedono trascrizioni oppure annotazioni, così come il servizio di mantenimento in vita dei titoli di P.I., che per i titolari di un consistente portafoglio titoli a richiesta è possibile articolare con una modalità di rinnovo/mantenimento a “pacchetto” che agevolano la gestione delle incombenze richieste allo stesso cliente.

In Italia le controversie riguardanti i titoli di P.I., il diritto d’autore e gran parte delle ipotesi di concorrenza sleale sono rimesse alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Non in tutti i Tribunali sono presenti le sezioni impresa, infatti il territorio nazionale è stato suddiviso in circoscrizioni e attualmente esse sono presenti presso i Tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia a cui poi si sono aggiunte quelle de L'Aquila, Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza e Trento, Bolzano e Brescia.

Il vantaggio delle sezioni specializzate risiede nella specifica preparazione dei magistrati che gestiscono i procedimenti in questa materia, e una maggiore celerità del procedimento di merito e di quelli cautelari.

EU®EKA offre supporto in questo ambito fornendo:

  • Patrocinio nei procedimenti giudiziari
  • Patrocinio e supporto tecnico nei procedimenti arbitrali e nelle procedure di descrizione e arbitrato

contemplate dai regolamenti degli enti fiera

  • Collaborazione con studi legali terzi fornendo supporto tecnico-brevettuale ai legali

impegnati nel patrocinio delle cause afferenti la P.I.;

  • Attività di consulenza tecnico/legale nello studio della controversia e nella redazione di

pareri e memorie tecniche nei procedimenti relativi alla validità e/o contraffazione dei titoli di P.I.

Naturalmente esigenza di iniziare una controversia o di difendersi da un attacco da parte di terzi può sorgere anche fuori dall’ITALIA, in questo caso EU®EKA può contare su un network di professionisti al fine di garantire il diritto di azione e il diritto difesa anche all’estero.

 

La maggior parte delle normative nazionali ed internazionali contemplano la possibilità di contestare la validità di una domanda oppure di un titolo di P.I. già concesso, attraverso procedure di natura amministrativa che si svolgono dinnanzi agli stessi Uffici che rilasciano il titolo di P.I. interessato.

Nel 2019 il legislatore italiano ha esteso il novero di queste procedure introducendo quelle per la nullità dei marchi già registrati.

Il vantaggio principale di queste procedure è che sono molto più snelle e semplificate, e il che si traduce in una minore onerosità rispetto ad un contenzioso giudiziario.

Tuttavia con queste procedure non è sempre possibile far valere tutte le cause di nullità di un titolo di P.I., pertanto il rimedio giudiziario dinnanzi ad un Tribunale resta in questi casi l’unico possibile, inoltre queste procedure vanno avviate entro termini di decadenza piuttosto stretti, ragion per cui è buona norma attivare degli appositi servizi di sorveglianza per monitorare le scadenze.

EU®EKA offre supporto in questo ambito fornendo:

  • Patrocinio diretto nei procedimenti di opposizione e nullità dinnanzi all’EUIPO
  • Patrocinio diretto nei procedimenti di opposizione e nullità dinnanzi all’UIBM
  • Patrocinio diretto nei procedimenti di opposizione dinnanzi all’EPO
  • Patrocinio diretto nei procedimenti di ricorso dinnanzi all’EUIPO, di appello dinnanzi EPO e alle

Commissione di Ricorso

  • Supporto e assistenza per l’attivazione di questi procedimenti in ambito extra UE e ITALIA

In una società in rapida evoluzione come quella attuale risulta imprescindibile investire in formazione ed aggiornamento professionale per rimanere al passo con i repentini sviluppi tecnologici, digitali ed organizzativi che impattano sul lavoro e sul modo di fare impresa.

Per le imprese e per gli enti privati e pubblici EU®EKA organizza, su specifica richiesta, degli eventi formativi di primo orientamento in materia di P.I. per dipendenti e collaboratori direttamente presso la struttura del soggetto richiedente, al fine di fornire le nozioni essenziali e linee guida riguardanti i vari strumenti di tutela della P.I.

Poiché la P.I. è una materia ad alto indice di internazionalizzazione, EU®EKA fornisce altresì i servizi di traduzione di testi brevettuali, di testi legali e contratti, nonché quei servizi volti all’autenticazione e legalizzazione di atti destinati ad essere utilizzati all’estero.

Il patrimonio immateriale di un’azienda è rappresentato dall’insieme dei brevetti, design, marchi, software e know-how che detiene (spesso definiti con l’espressione unitaria “Intangible assets”), il quale assume un peso sempre crescente rispetto al totale dei suoi beni.

Sempre più spesso sorge l’esigenza di attribuire un valore economico ad un brevetto oppure ad un marchio, e questo si verifica non solo in caso di cessione del titolo di P.I., ma l’esigenza di una due diligence può sorgere in caso di vendita dell’azienda o di un suo ramo, oppure nel caso si debba accedere a finanziamenti (es. pratiche di lease-back) o investimenti da parte di terzi (venture capital, fondi di investimento; crowdfunding ecc.).

EU®EKA offre consulenza e supporto in questo ambito affiancando i professionisti del proprio network oppure quelli indicati dal cliente, nel processo di valutazione giuridica ed economica di un titolo o di un pacchetto di titoli di P.I.

E' frequente l’ipotesi in cui un'impresa si trovi in una situazione di obiettiva incertezza in merito alla possibilità di poter immettere liberamente sul mercato un certo prodotto, oppure se questo possa essere in potenziale contraffazione con diritti di P.I. di terzi, così come avere dubbi sulla validità di un proprio titolo di P.I. oppure su quello di un concorrente che potrebbe collidere con la propria attività economica e commerciale.

EU®EKA fornisce supporto ad inventori, designer, creatori di opere e imprese attraverso:

  • Elaborazione di pareri in merito alla validità di un brevetto, modello di utilità, marchio o design
  • Elaborazione di pareri in merito all'interferenza di un prodotto con l'ambito di tutela di uno o più

brevetti, domande di brevetto o design di terzi concorrenti

  • Elaborazione di pareri in merito alla confondibilità di un marchio con altri segni
  • Elaborazione di pareri in merito al plagio di un'opera da parte di terzi

Per  il  titolare  di  un  marchio  d’impresa  è  importante  venire  a  conoscenza  tempestivamente dell’esistenza  di  marchi  successivi,  interferenti  e/o  confondibili  con  il  proprio,  al  fine  di  poter reagire al più presto ad eventuali violazioni o “diluizioni” dei propri diritti di P.I.

La maggior parte delle legislazioni nazionali e internazionali in materia di marchi (compresa quella italiana) prevedono il meccanismo della c.d. convalida. Se il titolare di un marchio anteriore non reagisce entro 5 anni alla registrazione di un marchio successivo, identico o simile al proprio, gli sarà preclusa qualsiasi azione legale e il marchio successivo potrà pertanto dirsi “convalidato”.

Per queste ragioni, al fine di garantire un’effettiva tutela del marchio è necessario attivare un servizio di sorveglianza, in grado di segnalare in tempi rapidi gli eventuali successivi depositi di marchi identici o simili ai vostri, in base ad un’attività mirata di monitoraggio nelle aree geografiche d’interesse.

In materia di brevetti e design i servizi di sorveglianza attivati per titolare si rivelano utili per monitorare le attività di un concorrente, mentre quelli attivati per monitorare uno specifico titolo di P.I. risultano utili al fine di promuovere tempestivamente le procedure amministrative di opposizione e nullità.

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